Лицензионный договор: правовые нормы и условия

30 November 2023

В этой статье мы подробно рассмотрим понятие лицензионного договора, осветим ключевые условия, которые должен включать такой договор, и представим важные советы по заключению эффективного лицензионного договора. Узнаем, какие аспекты следует учитывать при соглашении с лицензионными правами и как правильно формулировать условия обеих сторон сделки. Приглашаем вас изучить эту статью для более глубокого понимания лицензионных договоров и их важности в современной бизнес-среде.

Что такое лицензионный договор

Лицензионный договор представляет собой соглашение о передаче права использования объекта интеллектуальной собственности согласно статье 1109 Гражданского кодекса Украины. Важно различать этот тип сделки от двух других, связанных с объектами интеллектуальной собственности:

1. Соглашение об отчуждении имущественных прав путем купли-продажи (ст. 655 ГКУ).
2. Соглашение о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности (ст. 1113 ГКУ).

В случае последних двух соглашений происходит полная передача исключительных имущественных прав, включая право владения, пользования и распоряжения. Такие соглашения предусматривают передачу не только права использовать объект, но и дают право давать разрешение на использование и предотвращать неправомерное использование объекта.

В случае лицензионного договора передается только неисключительное имущественное право использования объекта. Лицензионный договор может рассматриваться как вариант авторского договора о передаче неисключительного имущественного права. Хотя эти соглашения схожи по существу, объектом передачи в лицензионном договоре является само право лицензии, в то время как в авторском договоре понятие "лицензия" может отсутствовать, поскольку передаются имущественные права. Важно отметить, что лицензия может быть отражена не только в виде отдельного документа, но и как составная часть лицензионного договора согласно статье 1108 ГКУ.

Следовательно, в лицензионном договоре передается только исключительное право использовать объект, и объектом передачи является именно лицензия. Эти ключевые аспекты отличают лицензионный договор от других соглашений в сфере интеллектуальной собственности.

Примерами лицензионных договоров могут быть приобретение компьютерных программ для бухгалтерского учета, операционных систем Windows, использование других веб-сайтов, приобретение прав на воспроизведение музыкальных произведений в спортивном клубе или передача прав на использование торговой марки и другие.

Лицензионный договор: основные условия

Важные аспекты лицензионного договора определяются согласно пункту 3 статьи 1109 Гражданского кодекса Украины и включают:

1. Тип лицензии.
2. Область внедрения объекта права интеллектуальной принадлежности.

В лицензионном договоре должны быть четко определены конкретные права, методы использования и сроки их передачи. Также следует устанавливать сроки, размеры и порядок платежей за использование объектов интеллектуальной собственности.

Лицензионный договор: разновидности

Лицензионные договоры могут быть разными по видам, включая:

1. Неисключительная лицензия: Этот тип позволяет владельцу объекта (например, торговой марки) продолжать его использование в области, не ограниченной лицензией. Собственник оставляет возможность выдавать другим лицам лицензии. Согласно Гражданскому кодексу Украины (абзац 4 части 3 статьи 1108) этот вид лицензии рассматривается как стандартный, если иное не указано.

2. Исключительная лицензия: Такая лицензия запрещает владельцу использовать объект и выдачу других лицензий согласно абзацу 2 части 3 статьи 1108 ГКУ.

3. Единичная лицензия: Этот тип лицензии позволяет владельцу продолжить использование объекта в области, ограниченной лицензией. Он не может выдавать другие лицензии, как определено абзацем 3 части 3 статьи 1108 ГКУ.

Сфера действия лицензии определяет объем переданных прав, методы использования, сроки и территорию, где может использоваться объект интеллектуальной собственности.

Если лицензионный договор разрешает, получатель лицензии (лицензиат) может заключать сублицензионные договоры, предусматривающий передачу права на использование объекта интеллектуальной собственности (сублицензии) другому лицу (сублицензиату).

Процесс заключения лицензионного договора

Заключение лицензионного договора всегда требует письменной формы согласно пункту 2 статьи 1107 Гражданского процессуального кодекса Украины. Для его действия не обязательно нотариальное удостоверение, но его можно осуществить по взаимному согласию сторон. Также не требуется обязательной государственной регистрации.

Однако, согласно части 1 статьи 33 Закона № 3792, устные лицензионные договоры могут быть действительны, если произведение опубликовано в периодических изданиях (газетах, журналах и т.п.).

Часто лицензионные договоры представляют собой форму, к которой лицензиат может приобщиться в соответствии со статьей 634 Гражданского кодекса Украины.

Лицензионные платежи – разновидности

Лицензионные платежи по договору могут принимать разные формы:

1. Фиксированный (паушальный) платеж.
2. Периодический (роялти) платеж.
3. Комбинированный (фиксированный + периодический) платеж.

Периодический платеж (роялти) может быть фиксирован или определяться в процентах от дохода и т.п. Важно отметить, что роялти не может быть меньше минимальных ставок, установленных постановлением Кабинета Министров от 18.01.2003 года № 72.

Если лицензионный договор предусматривает фиксированный платеж, в нем обязательно должен быть определен максимальный тираж произведения, как это предусмотрено решением Пленума Верховного Хозяйственного Суда от 17.10.2012 года № 12.

Также возможно заключение лицензионного договора на безвозмездной основе, как определено пунктом 9 письма Верховного Хозяйственного Суда от 22.01.2007 № 01-8/24.

Лицензионный договор и роялти

Определение роялти в бухгалтерском учете происходит в соответствии с П(С)БУ 15 "Доход" и для налоговых целей в соответствии с НКУ.

Согласно пункту 4 П(С)БУ 15, роялти – это любой платеж, полученный в качестве вознаграждения за использование авторского и смежного права. Согласно подпункту 14.1.225 НКУ, роялти рассматривается как оплата за использование объекта интеллектуальной собственности.

Оба нормативных акта включают в себя литературные произведения, компьютерные программы, записи на носителях информации, аудиовизуальные произведения, торговые марки и другие объекты среди тех, за которыми может взиматься роялти. Однако в подпункте 14.1.225 НКУ приведен перечень платежей, не считающихся роялти.

• Что не является роялти?

В бухгалтерском учете в указанных случаях также может производиться признание этих платежей как нематериальных активов (счет 12).

Лицензионный договор и налогообложение

Роялти не подлежит налогообложению и, соответственно, лицензионный платеж в форме роялти не облагается налогом (согласно абзацу 2 подпункта 196.1.6 Налогового кодекса Украины). Однако приобретение нематериальных активов является объектом обложения на общих основаниях. В отношении программной продукции существует исключение, освобождающее ее от налогообложения НДС до 31 декабря 2022 года, согласно подпункту 261 пункта 2 раздела XX Налогового кодекса Украины. Однако с 01.01.2023 г. это льготное налогообложение завершено, и теперь на программную продукцию применяется НДС.

В связи с налогом на прибыль, для малодоходных субъектов учет лицензионных платежей (роялти) производится согласно бухгалтерскому учету без каких-либо корректировок. В случае высокодоходных субъектов в выплатах роялти следует различать две ситуации, когда осуществляется корректировка финансового результата (согласно пункту 140.5.7 Налогового кодекса Украины):

• платежи, не уплачивающие налог на прибыль или уплачивающие его по пониженным ставкам (неприбыльные организации, единоналожники);
• платежи нерезидентам

В этих случаях Налоговый кодекс требует увеличения финансового результата на сумму этих платежей (и не только). Правила этих корректировок описаны в пунктах 140.5.6-140.5.7 Налогового кодекса. В операциях с нерезидентами такие корректировки не применяются, если:

• операция признана контролируемой с соответствующими последствиями (в этом случае корректировки производятся по другим правилам);
• операция не контролируема, но налогоплательщик подтверждает сумму таких расходов по ценам, определенным по принципу "вытянутой руки" согласно процедуре, установленной статьей 39 Налогового кодекса Украины без подачи отчета о контролируемых операциях (абзац 2 подпункта 140.5.6 Налогового кодекса Украины).

В последнем случае налогоплательщик выполняет те же действия, что и при контролируемых операциях, готовит соответствующую документацию, но освобождается от подачи отчетности с ним и не подлежит штрафам за нарушение правил трансфертного ценообразования.